При каких условиях можно использовать товарный знак в рекламе

Вне зависимости от того, используете вы в рекламе свой знак или чужой, вам необходимо соблюдать требования законодательства в отношении самой рекламы. В первую очередь она должна быть добросовестной и достоверной. Свой товарный знак в рекламе вы можете использовать без каких-либо условий, но только для тех товаров, в отношении которых он зарегистрирован. Для размещения в своей рекламе товарного знака, принадлежащего другому лицу, вам, как правило, нужно получить его согласие. Это может быть даже обычное письмо от правообладателя. В ряде случаев отсутствие согласия не говорит о нарушении, но, чтобы снизить риски споров с правообладателем, лучше по возможности согласие иметь.

1. При каких условиях можно использовать свой товарный знак в рекламе

Во-первых, вы должны соблюсти общие требования к использованию товарного знака. Так, вы можете использовать в рекламе принадлежащий вам товарный знак для того, чтобы индивидуализировать именно те товары, в отношении которых он зарегистрирован (п. 1 [1], пп. 4 п. 2 ст. 1484 [2] ГК РФ).

Во-вторых, дополнительно нужно учитывать требования, которые нужно соблюдать, если вы размещаете товарный знак именно в рекламе.

2. Когда можно использовать чужой товарный знак в рекламе

По общему правилу использовать чужой товарный знак в рекламе можно, если это разрешил правообладатель товарного знака (п. 1 ст. 1229 [3] ГК РФ).

Предоставить право использовать товарный знак в рекламе правообладатель может по лицензионному договору или в составе комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии (п. 1 ст. 1027 [4], п. 1 ст. 1489 [5] ГК РФ).

Но Гражданский кодекс [6] РФ не исключает право правообладателя выразить согласие на использование товарного знака другим лицом и иным образом. В судебной практике есть позиция, согласно которой законодательство не ограничивает правообладателя в возможности распоряжаться своим исключительным правом путем представления другому лицу простого согласия на использование товарного знака без государственной регистрации предоставления права на его использование (Постановление [7] Суда по интеллектуальным правам от 19.04.2016 N С01-230/2016). Это значит, что, например, согласие на использование товарного знака в том числе в рекламе может быть дано правообладателем обычном письмом.

Также есть случаи, когда не считается нарушением исключительного права на товарный знак его использование в рекламе и без согласия правообладателя.

Но в любом случае учитывайте также требования, которые нужно соблюдать, если вы размещаете товарный знак в рекламе.

2.1. Когда использование чужого товарного знака в рекламе без согласия правообладателя не считается нарушением исключительного права

Ни Гражданский кодекс [6] РФ, ни Закон [8] о рекламе не предусматривают специальных условий, при которых можно использовать чужой товарный знак в рекламе без согласия правообладателя. Поэтому, полагаем, можно руководствоваться общим правилом, согласно которому использовать чужие средства индивидуализации без согласия правообладателя нельзя, кроме случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ (п. 1 ст. 1229 [9] ГК РФ).

Например, не нарушает исключительное право на товарный знак его использование в отношении товаров, которые введены в оборот на территории РФ самим правообладателем или с его согласия (ст. 1487 [10] ГК РФ). При этом в судебной практике встречается позиция, что неотъемлемой частью продвижения товара является реклама. Поэтому использование в рекламе товарных знаков в отношении тех товаров, которые были введены в гражданский оборот с согласия правообладателя этих знаков, не признается незаконным (Постановление [11] Суда по интеллектуальным правам от 12.01.2018 N С01-1078/2016).

Однако учтите, если магазин, в котором продаются товары, введенные в оборот правообладателем знака или с его согласия, размещает товарный знак этих товаров на своей вывеске, суд может признать это нарушением. Судебная практика в таких ситуациях неоднозначна (см. Позицию [12] СИП).

Также в судебной практике встречается позиция, что словесное упоминание чужого товарного знака (например, в качестве ключевых слов в контекстной рекламе), если оно не вызывает смешения, не является его использованием по смыслу ст. 1484 [13] ГК РФ, а значит, само по себе не нарушает исключительное право на товарный знак (Постановление [14] Суда по интеллектуальным правам от 16.08.2021 N С01-768/2020). Вместе с тем использование чужого товарного знака в контекстной рекламе в качестве ключевых слов может рассматриваться с учетом целей такого использования как акт недобросовестной конкуренции (п. 172 [15] Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10).
При размещении товарного знака в рекламе нужно соблюдать общие требования [16], которым должна соответствовать реклама. При этом учитывайте, что специальные требования и ограничения, установленные Законом о рекламе для отдельных видов товаров, распространяются по общему правилу и на рекламу средств индивидуализации этих товаров, то есть и на рекламу товарных знаков (ч. 4 ст. 2 [17] Закона о рекламе).

3. Какие требования нужно соблюдать при размещении товарного знака в рекламе

Кроме того, товарный знак одного товара может быть тождественен или сходен до степени смешения с товарным знаком другого товара, реклама которого запрещена определенным способом, в определенное время или в определенном месте. И если тождественный товарный знак используется для рекламы второго товара под видом первого для обхода установленных ограничений, такая реклама признается недобросовестной и не допускается (ч. 1 [18], п. 3 ч. 2 ст. 5 [19] Закона о рекламе).

Также по общему правилу нельзя упоминать товарные знаки в социальной рекламе (ч. 4 ст. 10 [20] Закона о рекламе).

4. Всегда ли размещение товарного знака признается рекламой

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Закон не связывает признание информации рекламой с наличием или отсутствием в ней товарного знака.

Есть позиция ВАС РФ, согласно которой изображения товарного знака достаточно для признания информации рекламой, поскольку оно вызывает у потребителя ассоциацию с определенным товаром и направлено на привлечение внимания к нему (п. 2 [24] Постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 58). И эта позиция применяется в судебной практике, например, для разрешения вопроса о том, является ли вывеска рекламной или информационной (Постановление [25] Арбитражного суда Дальневосточного округа от 14.07.2021 N Ф03-3418/2021).

В то же время суды обращают внимание на то, где и как размещен товарный знак. Например, в судебной практике можно встретить позицию, когда размещение товарного знака на вывеске суд не посчитал рекламой в том числе потому, что информация на ней не выделяла конкретные товары, а вывеска была расположена у магазина, где продавался товар (Постановление [26] Арбитражного суда Уральского округа от 10.01.2018 N Ф09-7476/17).

Не может рассматриваться в качестве рекламы и выполненное с использованием товарного знака указание наименования организации, если размещение такого указания является обязательным. На это указывает ФАС России применительно к необходимости соответствия вывески Закону [27] о защите прав потребителей (Письмо [28] ФАС России от 27.12.2017 N АК/92163/17).

Источник: КонсультантПлюс [29]